Zulässigkeit von Disclaimern auf ursprünglich offenbarte Gegenstände - G2/10

Die jüngste Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts G2/10 (vorerst nur in englischer Sprache vorliegend) erging am 30. August 2011 und beschäftigt sich mit der Zulässigkeit von Disclaimern. Disclaimer sind negative technische Merkmale. Beispielsweise kann in einer Patentanmeldung das Merkmal ABC und explizit nicht D offenbart sein. In diesem Fall handelt es sich um einen ursprünglich offenbarten Disclaimer, und ein derartiger Disclaimer kann in den Anspruchssatz aufgenommen werden. In den meisten Fällen jedoch sind Disclaimer nicht in der Anmeldung offenbart. Beispielsweise zeigt eine Anmeldung meist positive Merkmale in der Form einer allgemeinen Erfindung ABC mit Ausführungsformen ABCD, ABCE und ABCF. Im Laufe des Verfahrens wird der Anmelder möglicherweise mit schädlichem Stand der Technik konfrontiert und möchte eine dieser Ausführungsformen ausschließen, beispielsweise nicht ABCE. In diesem Fall handelt es sich um einen Disclaimer eines ursprünglich offenbarten Gegenstands. Darüber hinaus kann argumentiert werden, dass, wenn in der Anmeldung eine allgemeine Offenbarung A mit einem Ausführungsbeispiel B vorliegt, und B ein Teil von A ist, es für den Fachmann unmissverständlich klar ist, dass alle anderen Ausführungsformen A-B ebenfalls Teil der Erfindung sind. Diese nicht offenbarten Ausführungsformen können als logische Komplemente der bevorzugten Ausführungsform B innerhalb der Erfindung A gesehen werden: aufgrund logischer Regeln wäre der Gegenstand A-B somit implizit offenbart, und ein Disclaimer auf B wäre zulässig. Die Entscheidung G1/03 stellt in Punkt 2 fest, dass ursprünglich nicht offenbarte Disclaimer nur zulässig sind, um Neuheit gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54(3) und 54(4) EPÜ wiederherzustellen; Neuheit herzustellen um einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54(2) abzugrenzen; einen Gegenstand auszuklammern, der vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Somit gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Fällen, in denen ein ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer zulässig ist. G1/03 stellt jedoch weder explizit fest, ob diese Regeln auch für Disclaimer gelten, die ursprünglich nicht offenbart sind und ursprünglich offenbarte Gegenstände ausschließen, noch ob diese Regeln für Disclaimer gelten, deren verbleibende Gegenstände implizit durch 'logische Regeln' offenbart sind. Diese Unklarheit führte zu widersprünglicher Rechtsprechung. Beispielsweise war für den in T1050/99 im Anspruch ausgeschlossenen Gegenstand eine Grundlage in der Anmeldung vorhanden. Dieser Gegenstand wurde jedoch als Teil der Erfindung und nicht als auszuschließender Gegenstand dargestellt. Die Beschwerdekammer schloss daraus dass es sich um einen nicht offenbarten Disclaimer handle. Im Gegensatz dazu wurde in der T1107/06 festgestellt, dass ein Disclaimer den Art. 123(2) nicht verletze, wenn der Gegenstand des Disclaimers als Ausführungsform der Erfindung ursprünglich offenbart ist. In dieser E…