Verwirkung als Stolperstein im Markenrecht

Trotz eingetragener Marke kann es dem Markeninhaber im Prozess verwehrt sein, den Verletzer seiner Rechte erfolgreich zur Unterlassung der weiteren Nutzung und zum Schadensersatz für die bisherige Verletzung seiner Rechte verurteilen zu lassen.

Grund für ein solches Unterliegen - trotz Vorliegen eines Verletzungstatbestands z.B. nach § 14 Abs. 5 iVm. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG - kann der Einwand der Verwirkung nach § 242 BGB seitens des Beklagten sein. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass der Verletzer mit einer Duldung seiner Handlung durch den Markeninhaber rechnen durfte, wenn er ungestört einen schutzwürdigen Besitzstand geschaffen hat und der Verletzte durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (vgl. BGH GRUR 1993, 918, 920; GRUR 2001, 1161, 1163). Bemessensgrundlage für den Wert des Besitzstandes ist die objektive Bedeutung für den Verletzer (BGH GRUR 1993, 918, 921). Je größer der schutzwürdige Besitzstand, desto geringer sind die Anforderungen an das schutzwürdige Vertrauen des Verletzers und damit den Zeitraum für die geduldete Nutzung zu stellen (als Umkehrschluss aus BGH GRUR 1993, 918, 921).

Wann eine Duldung tatsächlich dazu führt, dass der Anspruch nicht mehr durchsetzbar ist, wurde von der Rechtsprechung erwartungsgemäß unterschiedlich bewertet. In der Regel geht der BGH von mehreren Jahren aus, abweichend nimmt die Instanzenrechtsprechung auch kürzere Zeiträume an, das OLG München GRUR-RR 2004, 14, 15 etwa ein Jahr bei Branchennähe. Nur ausnahmsweise sah der BGH (GRUR 1957, 25, 29) für die Schaffung eines schutzwürdigen Besitzstandes bereits wenige Monate unter außergewöhnlichen Umständen als ausreichend an.…