Unentrinnbare Falle: BGH kontra Große Beschwerdekammer!?

Der BGH hat in der Entscheidung “Winkelmesseinrichtung” (Xa ZB 14/09) über die Frage entschieden, wie nach deutschem Recht mit der sogenannten “unentrinnbaren Falle” (Art. 123 (2), (3) EPÜ bzw. PatG & 21 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 ) umzugehen ist.

Kurz gesagt lässt es der BGH zu, dass ein nicht ursprünglich offenbartes Merkmal im Patentanspruch verbleibt, wenn es zu einer Einschränkung des Patentanspruches führt – vorausgesetzt, der derart beanspruchte Gegenstand ist nicht auf ein Aliud gerichtet. Laut BGH muss in diesem Fall nicht einmal ein Disclaimer aufgenommen werden, der klarstellt, dass aus dem ursprünglich nicht offenbarten Merkmale keine Rechte abgeleitet werden können.

Damit stellt sich der BGH in gewissem Sinne gegen die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, die in derartigen Fällen (bis auf wenigen Ausnahmen) nur den vollständigen Widerruf vorsieht (s. auch G93/0001).

Leitsätze der Entscheidung:

PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2

Ein Merkmal, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, kann im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung führt. Eine Einschränkung in diesem Sinne liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist. Um in solchen Fällen sicherzustellen, dass aus der Einfügung des Merkmals Rechte nicht hergeleitet werden, bedarf es grundsätzlich nicht der Aufnahme eines entsprechenden Hinweises (“disclaimer”) in die Patentschrift. Aus den Gründen:

Weder aus § 21 Abs. 1 Nr. 4 noch aus § 22 Abs. 1 PatG kann abgeleitet werden, dass ein Patent stets zu widerrufen ist, wenn sein Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen durch Aufnahme eines darin nicht offenbarten Merkmals eingeschränkt worden ist. Aus den genannten Vorschriften ergibt sich zwar, dass das Gesetz dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gegenüber der Öffentlichkeit hohes Gewicht einräumt. Gemäß § 21 Abs. 2 PatG ist diesem Interesse aber schon dann hinreichend Rechnung getragen, wenn ein Verstoß gegen eines dieser Verbote durch entsprechende Beschränkung des Patents rückgängig gemacht wird. In der hier zu beurteilenden Situation kann dies dadurch geschehen, dass das nicht offenbarte einschränkende Merkmal im Anspruch verbleibt, bei der Prüfung der Patentfähigkeit aber jedenfalls insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf. Schon damit ist sichergestellt, dass das Merkmal für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich bleibt, der Rechtsbestand des Patents aber nicht auf technisch…

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