Ramipril II

Amtlicher Leitsatz:

Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war.

Bundesgerichtshof

Urteil vom 22.11.2011

Az.: X ZR 35/09

Tatbestand: Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen H. Marion R. Deutschland GmbH (HMR) und H. AG (im Folgenden nur: die Beklagte) beschäftigt war, verlangt von der Beklagten als Miterfinder die Zahlung einer anteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen. Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des Nagelwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung zur Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels (Diensterfindung I). Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zubereitung dieser Erfindung enthält mindestens einen physiologisch verträglichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgliches Lösemittel, mindestens einen Weichmacher und eine Verbindung der in der deutschen Offenlegungsschrift 198 48 856 aufgeführten Formel I (insbesondere Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen Ramipril eingesetzt werden (Diensterfindung II). Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30. Januar 1997 bzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die Diensterfindung I betreffenden deutschen Patentanmeldung 196 04 190 basierte das später erteilte US-Patent 6 007 798; auf die Diensterfindung II geht die deutsche Patentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die US-Patentanmeldung 09/425742 beruht. Im Dezember 1998 schlossen HMR und das US-Unternehmen K. (im Folgenden: K. ) einen Lizenzvertrag über mehrere Patente der Beklagten zum Gesamtpreis von 362,5 Mio. US$. In der dem Vertragswerk beigefügten Liste der Patente/Patentanmeldungen waren auch die beiden vorgenannten US-Schutzrechte aufgeführt. Nachdem der Kläger davon Anfang Februar 2000 erfahren hatte, trat er an die Beklagte wegen der Zahlung einer Erfindervergütung heran. Durch Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 gab K. beide Erfindungen zugunsten der Beklagten wieder frei, hinsichtlich der zweiten Erfindung jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich verpflichtete, 1. bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patentanmeldung das Recht zum Verkauf von Produkten auszuschließen, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten wie die von K. verkauften Produkte, 2. nie…

» Vollständiger Artikel