OLG Hamburg: Verwendung als Werbegeschenk keine ernsthafte Markenbenutzung

Rechtsnormen: § 3, § 4 Nr. 10, § 5 UWG; § 26 Abs. 1, § 26 Abs. 3, § 49 Abs. 1, § 49 Abs. 3, § 55 Abs. 1, § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Das OLG Hamburg hat mit Urteil vom 28.01.2010 (Az. 3 U 212/08; nicht rechtskräftig, Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH unter Az. I ZR 41/10 anhängig) entschieden:

1. Eine Markenanmeldung beinhaltet keine gezielte Behinderung iSd § 4 Nr. 10 UWG, wenn die Gesamtbetrachtung aller im Einzelfall bestehenden Umstände nicht mit hinreichender Sicherheit auf eine Behinderungsabsicht schließen lässt.

2. Die Abgabe von mit einer Marke gekennzeichneter Ware als Werbegeschenk durch ein Handelsunternehmen, welches die so gekennzeichneten Waren nicht anderweitig vertreibt und einen solchen anderweitigen Vertrieb auch nicht vorbereitet, stellt keine ernsthafte Markenbenutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar. Denn diese schenkweise Abgabe dient nicht der Erschließung oder Sicherung von Absatzmärkten für das mit der Marke versehene Produkt.

(Leitsätze des Gerichts)

Zum Sachverhalt:

Die Beklagte begehrte zunächst mit der Widerklage die Löschung der klägerischen Marke nur wegen Rechtsmissbrauchs und unzulässiger Wiederholungseintragung. Die zu löschende Marke schließe sich an eine fast identische, sehr ähnliche, frühere deutsche Marke der Klägerin an, die bereits seit mehr als zwölf Jahren in der Benutzungsschonfrist und somit zu löschen sei. Die Markenanmeldung sei jedenfalls rechtsmissbräuchlich erfolgt, da insbesondere eine entsprechende Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen anfangs nicht geplant gewesen sei. Die Klägerin macht geltend, sie habe die angegriffene Marke auf kostenlosen Werbeartikeln und auf Prospekten rechtserhaltend benutzt.

Nachdem das Landgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilte, stützt die Beklagte in der Berufungsinstanz die Löschungsklage nun auch auf Verfall nach § 49 Abs. 1 MarkenG.

Das OLG Hamburg bestätigt nun den Löschungsanspruch gemäß §§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG. Nach Ansicht der Oberlandesrichter führen §§ 3, 4 Nr. 10 UWG, § 826 BGB allerdings nicht zum Löschungsbegehren. So seien die Voraussetzungen eines Löschungsanspruchs wegen sittenwidriger Behinderung nicht ersichtlich. Im Wege der Gesamtbetrachtung könne nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke entscheidend von Behinderungsabsicht getragen war.

Allerdings hält das OLG die angegriffene Marke für löschungsreif. „Benutzt“ sei sie zwar, da die Zusätze „Group“, „Damit kann ich arbeiten“ oder „Spirit of Commerce“ den kennzeichnenden Charakter nicht veränderten (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Die Benutzung sei aber nicht ernsthaft (§ 26 I MarkenG).

Hierzu führt das Gericht aus:

Die Klägerin hat die Marke Nr. 303 48 717 „METRO“ nicht ernsthaft rechtserhaltend iSd § 26 Abs. 1 MarkenG be…