OLG Frankfurt a.M.: Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgericht Frankfurt a. M. vom 12. November 2009 (Az. 6 U 130/09) besteht bei einer markenrechtlichen Abmahnung durch einen Anwalt für die Hinzuziehung eines Patentanwaltes kein Kostenerstattunganspruch für vorgerichtliche Kosten.

Die für die Erstattung zusätzlicher Patentsanwaltskosten in Betracht kommende Norm des § 140 Abs. 3 Markengesetz finde nach der Auffassung des erkennenden Senates nur dann für vorgerichtliche Kosten des Patentanwaltes Anwendung, wenn der Patentanwalt Tätigkeiten ausführt, die in sein typisches Arbeitsfeld gehören.

Bislang hat der Senat die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend auf die vorgerichtlichen Kosten anwendbar sei., was von einer Reihe von Oberlandesgerichten vertreten wird. Hierzu führt es wie folgt aus:

Der erkennende Senat (vgl. GRUR 91, 72 – Hessenfunk) hat im Anschluss an eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München (Mitt. 1982, 218, 219) bisher die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend anwendbar sei, soweit ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Erstattung von Patentanwaltskosten für die vorgerichtliche Tätigkeit geltend gemacht wird.

Diese Auffassung wird – zum Teil ohne nähere Begründung – von einigen Oberlandesgerichten (vgl. OLG Karlsruhe, 26.8.1998 – 6 U 36/98; OLG Köln, 28.4.2006 – 6 U 222/05; OLG Hamburg, 19.7.2007 – 3 U 241/06; OLG Stuttgart, 9.8.2007 – 2 U 23/07) geteilt und ist auch in der Literatur (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rdz. 61 zu § 140; einschränkend: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rdz. 53 zu § 140) auf Zustimmung gestoßen. Den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Thermoroll“ (Urteil vom 26.2.2009 – I ZR 219/06; GRUR 2009, 888) unter Tz. 24 kann entnommen werden, dass der Bundesgerichtshofs ebenfalls zu dieser Ansicht neigt; jedoch enthält die Entscheidungsbegründung hierzu keine näheren Ausführungen.

Der Senat hat nunmehr seine bisherige Auffassung überdacht und ist dazu übergegangen die Frage der Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Patentanwaltskosten davon abhängig zu machen, “ob auch die in § 140 III MarkenG vorgesehene „Automatik“, die eine Prüfung, ob die Hinzuziehung des Patentanwalts erforderlich war, generell entbehrlich macht, auf den materiell-rechtlichen Erstattungsanspruch übertragen werden kann.” Dies könne allenfalls im Wege der Analogie erreicht werden. Demnach komme es zu einer Einzelfallentscheidung, ob die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung erfüllt sind, was der Senat im vorliegenden Fall verneint.

Unter Verweis darauf, dass es für die vorprozessualen Rechtsanwaltskosten eine gesetzliche Regelung gebe, wonach die Kosten in Kennzeichenstreitsachen stets ersta…