(Markenrecht) BGH vom 17.8.2011: TÜV II (I ZR 108/09)

Die TÜV Süd Aktiengesellschaft hat sich aktuell erfolgreich gegen die Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens durch die Bezeichnungen “Privater TÜV” und “Erster privater TÜV” sowie “TÜV-Dienstleistungen” gewehrt. Der BGH äußert sich hierbei sowohl zur Offenkundigkeit der Bekanntheit einer Marke als auch zu der Frage, wann aus einer Marke eine gebräuchliche Bezeichnung im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird.

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL I ZR 108/09 Verkündet am: 17. August 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja

TÜV II

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, § 23 Nr. 2, § 49 Abs. 2 Nr. 1; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2, § 291

a) Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kenn- zeichenrechten alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden. b) Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offen- kundig im Sinne von § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publi- kum) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtferti- gen, dass die Marke bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist. c) Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer Marke (hier: die Bezeichnung “TÜV”), rechtfertigt dies für sich genommen nicht schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt. d) Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Be- zeichnung verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht rechtfertigen.

BGH, Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 108/09 – OLG Düsseldorf LG Düsseldorf -2-

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat im schriftlichen Verfahren, in dem bis zum 14. Juli 2011 Schriftsätze eingereicht werden konnten, durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Juni 2009 wird zurück- gewiesen.

Die Anschlussrevision der Klägerin wird verworfen.

Die Beklagten tragen die Kosten der ersten und der zweiten In- stanz. Von den Kosten der Revisionsinstanz …