Kosten des Patentanwalts

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Ein Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung entstanden sind, kann allein unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) oder als Schadensersatzanspruch (§ 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) begründet sein. Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann dagegen weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden.

Kein Kostenerstattungsanspruch nach § 140 Abs. 3 MarkenG

Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt unmittelbar nur für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit entstanden sind und nicht für Kosten, die – wie hier die Abmahnkosten – durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind. Die Vorschrift gibt – in Ergänzung zu § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO – lediglich einen prozessualen und keinen materiellrechtlichen Kostenerstattungsanspruch.

Die Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann auch nicht in entsprechender Anwendung als Grundlage für einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Patentanwalts herangezogen werden. Voraussetzung für die entsprechende Anwendung einer Vorschrift ist das Bestehen einer planwidrigen Regelungslücke und einer vergleichbaren Interessenlage. Hier liegt schon keine Regelungslücke vor. Die materiellrechtlichen Anspruchsgrundlagen – hier §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG – regeln abschließend, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Kosten der Rechtsverfolgung besteht.

Kostenerstattung aus GoA oder als Schadensersatz

Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für eine Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatzanspruch (§ 14 Abs. 6 Satz 1 Marke…

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