Keine Markennutzung per Werbegeschenk

Die Abgabe von mit einer Marke gekennzeichneter Ware als Werbegeschenk durch ein Handelsunternehmen, welches die so gekennzeichneten Waren nicht anderweitig vertreibt und einen solchen anderweitigen Vertrieb auch nicht vorbereitet, stellt keine ernsthafte Markenbenutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar. Denn diese schenkweise Abgabe dient nicht der Erschließung oder Sicherung von Absatzmärkten für das mit der Marke versehene Produkt.

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist eine Marke wegen Verfalls löschungsreif, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Die Darlegungs- und Beweislast im Falle der Löschung wegen Nichtbenutzung trägt der Anspruchsteller, wobei ihm allerdings die im Wettbewerbsrecht anerkannten Beweiserleichterungen beim Nachweis negativer Tatsachen, betriebsinterner Vorgänge und dem Löschungsbeklagten ohne weiteres zugänglichen, für den Löschungskläger aber nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand beschaffbare Benutzungsinformationen zugutekommen.

Im Rahmen des § 26 MarkenG gilt der Grundsatz, dass die Marke in der eingetragenen Form benutzt worden sein muss. Allerdings gilt nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG als Benutzung auch die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden Form, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Im Falle der Hinzufügung von Bestandteilen liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst.

Die Benutzung mittels Anbringung auf den Waren ist jedoch nicht ernsthaft im Sinne des § 26 MarkenG. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine Benutzung ernsthaft im Sinne der Markenrichtlinie, wenn sie zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes erfolgt, sofern es sich nicht um eine symbolische, allein der Rechtserhaltung dienende Benutzung handelt. Diese Beurteilung hat anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu erfolgen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann, insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, ferner die Art der Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Markenbenutzung. Auf eine Gewinnerzielungsabsicht des Warenvertriebs kommt es nach Auffassung des EuGH allerdings nicht an, weshalb auch die Benutzung von Marken durch einen Idealverein, der karitative Waren oder Dienstleistungen mit hierfür eingetragenen Marken kennzeichnet, im Sinne der MRL dazu dienen kann, für seine (karitativen) Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen. Die Eignung zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes…