BMW verliert UDRP-Verfahren um “bmwdiscounts.com.au”

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft unterlag bei dem Versuch, den Domainnamen ”bmwdiscounts.com.au” im Wege eines Verfahrens nach der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) übertragen zu bekommen (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Publishing Australia Pty Ltd, ACN 120 531 982, Mr. Nicholas Crawshay, WIPO Case No. DAU2011-0024).

Der Domaininhaber betreibt eine Webseite, auf der er potentiellen BMW-Käufern Rabattangebote unterbreitet. Auf der Webseite selbst findet sich ein klarstellender Hinweis (sog. Disclaimer), dass die Webseite in keinem Zusammenhang mit BMW selbst steht.

Das Schiedsgericht sah im vorliegenden Fall Rechte oder berechtigte Interessen auf Seiten des Domaininhabers nach § 4(c)(i) der UDRP, wonach sich ein Domaininhaber dann auf Rechte oder berechtigte Interessen an einem Domainnamen berufen kann, wenn er den Domainnamen vor Kenntnis der Streitigkeit im Zusammenhang mit einem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen genutzt oder nachweisbare Vorbereitungen für eine solche Nutzung getroffen hat (“before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use,the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services”).

Im Zusammenhang mit Webseiten von Händlern wurde bereits sehr früh diskutiert, ob und unter welchen Voraussetzungen sich diese auf die Regelungen des § 4(c)(i) der UDRP berufen können. Das Schiedsgericht in der richtungsweisenden Oki Data-Entscheidung (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903) hat hierfür einen Kriterienkatalog aufgestellt, der vielfach bestätigt wurde:

To be “bona fide,” the offering must meet several requirements. Those include, at the minimum, the following:

- Respondent must actually be offering the goods or services at issue. E.g., World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306 (WIPO Jan. 24, 2001) (respondent failed to show demonstrable preparations to use the domain name in connection with a bona fide offering).

- Respondent must use the site to sell only the trademarked goods; otherwise, it could be using the trademark to bait Internet users and then switch them to other goods. Nikon, Inc. v. Technilab, WIPO Case No. D2000-1774 (WIPO Feb. 26, 2001) (use of Nikon-related domain names to sell Nikon and competitive cameras not a legitimate use); Kanao v. J.W. Roberts Co., Case No. 0109 (CPR July 25, 2001) (bait and switch is not legitimate).

- The site must accurately disclose the registrant’s relationship with the trademark owner; it may not, for example, falsely suggest that it is the trademark owner, or that the website is the official site, if, in fact, it is only one of many sales agents. E.g., Houghton Mifflin Co. v. Weatherman, Inc., …