BGH: Keine markenrechtliche Erschöpfung, wenn gekennzeichnete Verpackung gegen den Willen des Markeninhabers nicht entfernt wird

BGH, Urteil vom 03.02.2011, Az. I ZR 26/10 - Kuchenbesteck-Set § 24 Abs. 1 MarkenG; Art. 7 Abs. 1 Richtlinie 89/104/EWG

Der BGH hat entschieden, dass eine Erschöpfung eines Markenrechts nach Inverkehrbringen durch den Markeninhaber nicht vorliegt, wenn der Markeninhaber als Bedingung des Weitervertriebs eine Entfernung der mit der Marke gekennzeichneten Verpackung gefordert hat. Wird die Ware trotzdem in der gekennzeichneten Verpackung weitervertrieben, könne sich der Händler nicht auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen. Zwar könne ein Inverkehrbringen im Sinne des Erschöpfungsgrundsatzes auch dann gegeben ist, wenn zwar nicht der Markeninhaber selbst, aber eine wirtschaftlich mit ihm verbundene Person, wie etwa ein Lizenznehmer, die Mutter- oder die Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber ein Alleinvertriebshändler, die Verfügungsgewalt willentlich übertrage. Eine solche Verbundenheit sei jedoch vorliegend nicht gegeben gewesen. Eine Zustimmung der Markeninhaberin könne auch nicht angenommen werden, da sie gerade ein ausdrückliches Vertriebsverbot - es sei denn, die Verpackung werde entfernt - ausgesprochen habe. Zum Volltext der Entscheidung:

Bundesgerichtshof

Urteil

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2011 durch … für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 12. Januar 2010 aufgehoben.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 12. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 18. Februar 2009 wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Rechtsmittel hat die Beklagte zu tragen.

Tatbestand

Die Klägerin vertreibt neben einem traditionellen Kaffeesortiment ein regelmäßig wechselndes Angebot von Gebrauchsartikeln in den Bereichen Haushalt, Sport, Freizeit, Garten und Textilien.

Die Klägerin ist von der Markeninhaberin, der Tchibo Markenverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, ermächtigt, die Rechte aus der deutschen Wortmarke 988 536 „Tchibo”, der Gemeinschaftswortmarke 2 941 441 „Tchibo” sowie der deutschen Wort-/Bildmarke 305 17 604 geltend zu machen. Die Marken (Klagemarken) sind jeweils für „Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel” eingetragen. Die Klägerin bietet ihre Gebrauchsartikel seit 1998 in einer einheitlich gestalteten Verpackung an, welche die Klagemarken wiedergibt. Sie vertreibt die Ware in Deutschland innerhalb eines geschlossenen Vertriebssystems. Die Benutzung der Klagemarken ist der Klägerin nach ihrem Vortrag von der Markeninhaberin, deren Kommanditistin sie ist, im Rahmen eines Lizenzvertrages gestattet worden.

Die Beklagte verkaufte in Deutschland Kuchenbesteck-Sets, bestehend…