(Anwalt Markenrecht Berlin) BGH vom 9.6.2011: zur rechtserhaltenden Markenbenutzung – Werbegeschenke – (I ZR 41/10)

In einem aktuellen Fall wurde der Markeninhaberin, einer Tochter der Metro, die Einrede der Nichtbenutzung der Marke

u.a. für Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer entgegen gehalten. Die Markeninhaberin war der Ansicht, dass die Benutzung der Marke für Werbegeschenke ausreichend gewesen sei, die Marke zu erhalten.

Da die Werbegeschenke jedoch keinen neuen Absatzmarkt vorbereiten sollten, sah der BGH darin keine rechtserhaltende Benutzung; denn eine solche setze voraus, dass die Marke verwendet werde, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Dies müsse nicht in Gewinnerzielungsabsicht erfolgen. Nicht ausreichend sei jedoch eine nur symbolische Benutzung, die allein zu dem Zweck erfolge, das Markenrecht zu sichern, so wenn Werbegeschenke, wie hier, nur als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden.

BUNDESGERICHTSHOF URTEIL vom 9. juni 2011 I ZR 41/10 … Werbegeschenke

MarkenG § 26 Abs. 1, § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2; ZPO § 128 Abs. 2, § 524 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2

a) Die Löschungsansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung und wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung sind unterschiedliche Streit- gegenstände.

b) Will die in erster Instanz mit dem Löschungsgrund der bösgläubigen Marken- anmeldung erfolgreiche Partei die Klage in der Berufungsinstanz (auch) auf einen Verfall der Marke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung stüt- zen, muss sie sich dem Rechtsmittel der Gegenseite anschließen.

c) Hat das Berufungsgericht das schriftliche Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO ohne Zustimmung der Parteien angeordnet, kann eine Anschlussberufung im Rahmen des schriftlichen Verfahrens nicht wirksam eingelegt werden.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG liegt nicht vor, wenn Werbegeschenke als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden, es sei denn, dies geschieht auch, um für die als Werbegeschenke verteilten Waren einen Absatzmarkt zu erschließen.

BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 – I ZR 41/10 – OLG Hamburg LG Hamburg -2-

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 9. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 28. Januar 2010 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurück- verwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin, eine Gese…

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