Markenverletzung auch bei Kollision mit schutzunfähigem Zeichenbestandteil (!)

von Christian Franz, LL.M.

Jetzt neu: auch schutzunfähige Zeichenbestandteile können unter Umständen eine Markenverletzung begründen. Klingt zunächst komisch – ist aber jetzt (jedenfalls in Deutschland) so, findet der Bundesgerichtshof (BGH, Beschl. v. 09.07.2015, I ZR 16/14, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Bislang bestand Einigkeit, dass eine Markenkollision ausscheidet, wenn die Zeichen nur in Bestandteilen übereinstimmen, die nicht schutzfähig sind. Oder stark vereinfacht: wer eine Markenverletzung prüft, kann Markenbestandteile vernachlässigen, die für sich genommen markenrechtlich nicht schutzfähig sind. Das kann etwa der Fall sein, wenn Zeichenbestandteile für die zu schützenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend sind.

Das ist auch logisch: man kann ja schlecht einen Zeichenbestandteil vom Markenschutz ausnehmen, aber dann eine Markenverletzung just wegen der Übernahme des schutzunfähigen Bestandteils bejahen: dann wäre der Bestandteil ja gerade doch geschützt. Wenn ich das Wort „Schuhe“ in eine Marke aufnehme, die Schutz für die Ware „Schuhe“ gewähren soll, kann ich zu Recht nicht erwarten, ein Monopol auf das Wort „Schuhe“ begründet zu haben: dieser Zeichenbestandteil fällt grundsätzlich „hinten runter“ und wird beim Vergleich der Zeichen allenfalls ganz am Rande berücksichtigt (etwa unter dem Gesichtspunkt einer originellen Verbindung mit anderen Zeichenbestandteilen, aber das können wir hier vernachlässigen).

Markenverletzung trotz Schutzunfähigkeit des übernommenen Bestandteils?

Aber keine Regel ohne Ausnahme, und so eine Ausnahme hat der BGH nun gebildet.

Der BGH hatte einen Streit zu entscheiden, bei dem eine Wort-/Bildmarke „DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE“ angegriffen wurde, weil sie die ältere Wortmarke „BSA“ beeinträchtige ...

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