Kennen Sie Wiederholungsmarken?

von Stefan Fuhrken

Wiederholungsmarken - Was sind Wiederholungsmarken? Eine Marke regelmäßg neu anmelden?

In diesem Video geht es um Wiederholungsmarken – was das ist und warum das für Markenprofis wichtig ist Unter Wiederholungsmarken versteht man Marken die identisch oder sehr ähnlich in regelmäßigen Abständen eingereicht werden – oft um die Benutzungsschonfrist von 5 Jahren auszuhebeln. Zur Erinnerung: innerhalb der ersten 5 Jahre ab Eintragung kann man eine Marke gegen Dritte durchsetzen, ohne dass man die Benutzung der Marken nachweisen müsste. So meldet zum Beispiel der Telekommunikationskonzern Orange alle paar Jahre die Marke Orange für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen an, die möglicherweise auch gar nicht selbst angeboten werden – möglicherweise auch um die Marke in Bereichen zu verteidigen, in denen der Konzern gar keine Tätigkeit entfaltet. Ich selbst hatte vor einigen Jahren genau einem solchen Fall zu tun, in dem Orange gegen einen Mandanten aus einer Dienstleistung vorgegangen war, die definitiv nicht vom Konzern angeboten wurde. Die meisten Entscheidungen der Landgerichte in Deutschland scheinen zumindest bei identischen älteren Marken davon auszugehen, dass diese Praxis als rechtsmissbräuchlich angesehen wird und keinen Erfolg hat. Anders sieht es aber bei nur ähnlichen älteren Marken aus – vielleicht leicht anders formulierte Waren und Dienstleistungen, ein geringfügig anderes Zeichen oder statt einer deutschen Marke eine Gemeinschaftsmarke. Der Europäische Gerichtshof hatte 2012 entschieden, dass es keinen Rechtsmissbrauch darstellt, wenn der Hersteller von Schreibgeräten gegen ein Reisebüro aus der vermutlich nicht selbst benutzten Dienstleistung vorgeht, wenn Pelikan die Marke leicht abgewandelt hat und so neu eingetragen bekommen hat. Das Gericht ging davon aus, dass dies einer Umgestaltung des Logos im Rahmen eines geänderten Geschäftsauftritts entsprach. T- 136/11 Pelikan vom 13.12.2012 Andererseits hat das HABM – oder zumindest eine Beschwerdekammer - diese Problematik erkannt und in der Entscheidung über Widersprüche den Benutzungsnachweis für die Marken verlangt, obwohl diese zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs noch nicht 5 Jahre eingetragen war. Es existierte eine frühere weitgehend identische Marke, die sich so und so unterschied. (Entscheidungen vom 13.2.2014 , Az. R 1260/2013-2 KABELPLUS und vom 15.11.2011, Az R 1785/2008-4 PATHFINDER). Kann man Wiederholungsmarken nach der Pelikan-Entscheidung ohne Sorgen anmelden und durchsetzen? Oder wird es hier zu einer Korrektur seitens der Gerichte kommen? War das vielleicht eine Einzelfallentscheidung? Was meinen Sie? Sagen Sie mir Ihre Meinung gerne in den Kommentaren und vergessen Sie nicht, diesen Youtubekanal zu abonnieren. Ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen ! About Rolf Claessen Rolf is partner of IP boutique law firm Freischem. The firm is managing about 4500 trademarks and 6500 patents and patent applications for mostly domestic medium sized clients in Germany in many technical fields. The focus of his practice is the prosecution of trademarks and patents and other intellectual property rights. His expertise in patent prosecution encompasses a deep understanding of patent law, prior art searches, prosecuting patent applications, patent drafting, opposition and defending against competitors. With the team at Freischem, he strives to be the external IP department for many medium sized companies. Rolf has been included in the Patent 1000 rankings of the IAM magazine ever since 2013. And he is included in the WTR1000 ranking in 2015. He is a prolific writer mostly writing for law journals such as GRUR or IP Rechtsberater. He is host of his two podcasts Markenpod and IP Fridays. Rolf is also volunteering his time in the worldwide volunteer organization Junior Chamber International (JCI), where he served as executive congress director for the JCI World Congress 2014 in Germany. He enjoys spending at least the weekends with his three kids and his wife. Rolf wishes to have more time for hobbies like sailing. Contact Rolf at Dr. Rolf Claessen Patent Attorneys Freischem Salierring 47 - 53 (12th floor) D-50677 Cologne Germany Telephone: +49 (221) 270 5770 Facsimile: +49 (221) 27057710 http://www.freischem.eu Legalese and Disclaimer You have been watching a video by Rolf Claessen. The views expressed by the participants of this program are their own and do not represent the views of nor are they endorsed by their respective law firms. None of the content should be considered legal advice. This video should not be construed as legal advice or legal opinion on any specific facts or circumstances. The contents of this video are intended for general informational purposes only and you are urged to consult your own patent attorney on any specific legal questions. As always, consult a patent attorney.

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