BGH: Erstattungsfähigkeit von vorgerichtlichen Patentanwaltskosten im Abmahnverfahren – hier verneint

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 24.02.2011 (I ZR 181/09) entschieden, dass sich die Frage der Erstattungsfähigkeit von im vorgerichtlichen Abmahnverfahren wegen einer Markenverletzung entstandenen Kosten für die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht nach § 140 Abs. 3 MarkenG beurteilt. Es komme im Rahmen der Abmahnung vielmehr darauf an, ob die Konsultierung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung war im entschiedenen Fall nicht gegeben. Der BGH hat darüber hinaus explizit festgestellt, dass die zusätzliche Hinzuziehung eines Patentanwalts in markenrechtlichen Streitigkeiten aufgrund hinreichender Sachkunde des Rechtsanwalts regelmäßig nicht erforderlich ist.

Die Klägerin ist Inhaberin einer u.a. für Schmuck eingetragenen Marke. Sie hat vorgerichtlich einen eBay-Händler in Anspruch genommen, der unter dieser Marke ohne entsprechende Lizenz Schmuck angeboten hat. Die Abmahnung war sowohl von einer Rechtsanwältin als auch von einem Patentanwalt unterzeichnet. Infolge dessen wurden später für beide Vertreter Abmahnkosten in Höhe von jeweils € 2.080,50 geltend gemacht. Die Vorinstanz (OLG Frankfurt/Main – hat der Klage auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten stattgegeben, die Klage auf Erstattung der Patentanwaltskosten aber abgewiesen. Begründet wurde dies damit, dass Abmahnkosten im Markenrecht zwar grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag gem. §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB bzw. als Schadensersatz gem. § 14 Abs. 6 MarkenG erstattungsfähig sind – allerdings nur, wenn diese Kosten „erforderlich“ waren.

Die Vorschrift des § 140 Abs ...

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