BGH: Erstattung von Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung nur, soweit diese erforderlich sind / Zu den Voraussetzungen

BGH, Urteil vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09 (Kosten des Patentanwalts II) §§ 677, 683 Satz 1, 670 BGB; § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG

Der BGH hat entschieden, dass bei einer markenrechtlichen Abmahnung die Kosten eines Patentanwalts nur dann zu erstatten sind, wenn seine Hinzuziehung erforderlich war und er für Patentanwälte typische Tätigkeiten ausgeübt hat. Über das Vorverfahren berichteten wir bereits hier. Als Anspruchsgrundlage für die Kostenerstattung komme § 140 Abs. 3 MarkenG nicht zur Anwendung, weder direkt noch analog, da sich diese Vorschrift allein auf das gerichtliche Verfahren beziehe. Gemäß den o.g. Vorschriften müsse der Abmahner jedoch darlegen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Anderenfalls wäre die Folge, dass in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten wären als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gebe es keinen Grund. Zu den typischen Tätigkeiten gehörten etwa Recherchen zum Registerstand oder der Benutzungslage einer Marke. Zum Volltext der Entscheidung:

Bundesgerichtshof

Urteil Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Februar 2011 durch … für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 12. November 2009 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin der am 13. Januar 2003 eingetragenen Wortmarke „P. “, die unter anderem Schutz für Schmuckwaren beansprucht. Die Beklagte bot im November 2007 auf der Internethandelsplattform eBay unter der Bezeichnung „P. ” 24 Paar Ohrstecker an. Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 12 ...

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