Abmahnkosten (auch) für den Patentanwalt?!

Mit der Frage, ob im Fall einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung der Verletzer zusätzlich zu den Kosten des Rechtsanwalts auf Anspruchgläubigerseite auch die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts zu erstatten hat, war das OLG Nürnberg befasst. Die Frage ist in der Praxis vor allem deshalb relevant, weil umstritten ist, ob es hierbei (auch) darauf ankommt, ob die Einschaltung des Patentanwalts überhaupt notwendig war.

Wie das Gericht zunächst richtig feststellt, scheidet eine direkte Anwendung von § 140 Abs. 3 MarkenG aus, da in § 140 Abs. 1 MarkenG eine Kennzeichenstreitsache im Sinne von § 140 Abs. 3 MarkenG definiert wird als eine Klage, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird. Eine Klage liegt im Fall eines außergerichtlichen Abmahnverfahrens aber nicht vor.

Nach Ansicht der fränkischen Richter ist § 140 Abs. 3 MarkenG jedoch analog anzuwenden, so dass die Frage, ob die Mitwirkung des Patentanwalts notwendig war, nicht weiter zu prüfen ist (vgl. OLG Nürnberg, Urt. v. 15.03.2011 - 3 U 1644/10):

"... Für eine analoge Anwendung hat sich die Mehrheit der Oberlandesgerichte sowie nahezu vollständig die Kommen-tarliteratur ausgesprochen (vgl. Senat 3 U 825/10, 3 U 951/10; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 61; Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, § 140 Rdnr. 15; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 140 Rdnr. 36).

Gegen eine analoge Anwendung sprechen sich das OLG Düsseldorf (MittdtschPatAnw 2008, 561) und das OLG Frankfurt (GRUR-RR 2010, 127) aus.

Der Senat ist der Ansicht, dass unter Heranziehung des Grundsatzes des argumentum a fortiori eine Erforderlich-keitsprüfung unterbleiben kann ...

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